5月31日,美国专利商标局USPTO的专利审判和上诉委员会PTAB,对德事隆 v. 大疆案中两件巨额赔偿的专利之一——US9,162,752号专利(自动悬停功能),作出多方复审IPR裁决。最终PTAB认定该专利的权利要求1-7,10,12相对于大疆提供的多份现有证据,不具备可专利性。
因此宣告752号专利的权利要求1-7,10,12全部无效。
因为陪审团在4月21日的判决中并未依据752号专利的权利要求1-7,10,12来裁定大疆的侵权行为,而是依据了752号专利的权利要求13,最终认定大疆侵犯该专利的权利要求13,并进行了惩罚性赔偿。这也就意味着大疆只能在后续的上诉中试图再翻盘,或是继续对752号专利的权利要求13再向USPTO的PTAB提出多方复审IPR,试图将其无效掉。因为很多人会认为,既然无法改变2.482亿美元的判决结果,那美国专利商标局USPTO此次作出的752号专利绝大部分权利要求无效的裁定,还有意义么?实际上,USPTO的这份裁决,虽然是在判决之后才作出的,但对整起案件而言,还是非常有意义的。主要表现在以下几点:一是美国专利商标局确认了德事隆的752号专利,并非是“自动悬停”最早的发明,现有技术中已经有多项证据能够证明这一点。在本裁决中,PTAB的行政法官几乎全部接受了大疆对德事隆752号专利权利要求1-7,10,12的无效理由。其中就包括所引用在先“自动悬停功能”的文献(包括专利和非专利文献),例如“自动悬停”功能甚至在2003年NASA的技术报告中就出现过。
二是美国专利商标局PTAB对752号专利的IPR受理,或直接影响了法庭上德事隆公司的专利侵权主张。美国专利制度下,法院和专利局都能对一件专利是否有效作出裁定。不过专利局因为具有更多技术背景的审查员和PTAB法官,使得一件专利在专利局被无效掉的概率要大于在法院审理。
但是美国专利商标局的PTAB在受理无效请求的IPR时,一般都要对请求人提供的无效材料进行审核,只有那些被认为是具有优势证据的IPR请求,PTAB才会受理。简言之,就是只有大疆在提出IPR时必须提供了足够的优势证据,能够证明德事隆这件专利的权利要求1-7,10,12不具备可专利的理由,其多方复审IPR请求才会正式被受理。而根据既往的数据显示,一旦多方复审IPR请求被PTAB受理了,最终该专利被无效掉的概率高达60%-80%。例如,据Lexis统计的2020年数据,在受理的IPR专利中,全部被无效的比例有59%,部分被无效的有21%,能够维持的仅有18%。也就是说,正是因为这件752号专利的多方复审IPR请求在陪审团审理之前,已经被PTAB正式受理了,也就意味着美国专利商标局已经初步认定,这件752号的权利要求1-7,10,12很有可能最终结果就是不具备专利性的。或许正是因为受此影响,很有可能德事隆在陪审团审理时就主动放弃了对权利要求1-7,10,12的侵权主张。最后就变成了仅针对权利要求13的侵权主张。那么这起案子就引发出另外一个值得关注的话题:就是大疆为何在对752号专利提出多方复审IPR时,并没有对权利要求13也提出IPR?这样的话,一旦美国专利商标局也认定权利要求13也无效,就能避免2.482亿美元的巨额赔偿了。但是,如果看过752号专利的权利要求13就会发现两个特点:一是权利要求13的技术特征要更多,保护范围也更窄,也就意味着侵权判定可能会更难一些;二是从技术方案来看,权利要求1-12还算得上是“自动悬停功能”,但是权利要求13似乎已经超出了“自动悬停”的范畴。或许正是基于这两点原因,导致对本案陪审团审理的预判,并未将权利要求13视为一个真正会侵权的威胁。来源:PTAB裁决
然而,美国的陪审团审理有时往往会出人意料。最终恰恰就是基于并不被看好的权利要求13作出了大疆侵权的裁定。这其实也给很多中国企业在海外的知识产权预警工作提了一个醒,美国的知识产权营商环境对于中国企业已经变得非常复杂。从大疆这起案件来看,似乎美国对中国科技公司的制裁,已经在行政制裁之后,继续向以科技和经贸为主的知识产权制裁扩展。例如,大疆这起总计2.789亿美元赔偿的案件,很有可能已经形成了一种示范效应:即对中国领先的科技公司施以“专利武器”,是有效的。这就可能会引发更多的潜在专利权人,未来进一步针对中国企业发起类似的专利主张行为。这才是大疆这起数亿美元的专利赔偿案件,其所煽动的翅膀,会对国内其他企业引发怎样“涟漪”的关键。
代表大疆提出IPR的美国代理机构是FINNEGAN, HENDERSON, FARABOW, GARRETT & DUNNER LLP,代理律师为:Joshua Goldberg,QingYu Yin,Sydney Kestle,Robert High,Jinwoo Kim。代表德事隆的美国代理机构是BAKER BOTTS, L.L.P.,代理律师为:Brian Oaks,Harrison Rich,Kevin Meek,Morgan Mayne。